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Praveen Dalal, "Indian Patent Law - Some Reflections."

Please see the website, http://www.ipfrontline.com/depts/article.asp?id=11882&deptid=6.

The Highest Court ruled that:
"按利用他人之發明或新型，在其專利權期限內，再發明或再新型創作者，得申請專利。但再發明人或再新型創作人應給專利權人以相當之補償金或協議合製，專利權人如無正當理由，不得拒絕，此觀舊專利法第九條、第一百十條規定自明。又八十三年十月三日修正前專利法施行細則第四十二條規定上開專利權補償金估價應注意之事項，第四十三條規定其估價有爭議時，得申請專利專責機關核定之。是再發明或再新型創作既係利用他人之發明或新型為再發明或再新型創作，其於實施再發明或再新型專利權時，應給予原專利權人相當之補償金或協議合製，否則將對原專利權人構成侵害。又依卷附中央標準局八十一年八月一日函記載：「王清榮先生申請之第七八二○二三一一號專利案係針對詹姆士先生（即上訴人）申請之第七五二○二一五七號專利（即系爭專利）案之外殼內鎖心部分予以改良，使開鎖時可拉動細長桿，以達方便使用之目的。故第七八二○二三一一號專利案實施時需利用第七五二○二一五七號專利案申請專利範圍第一項所述之構造」（見第一審卷五五頁）。則王清榮雖曾經中央標準局審定公告「可作單向拉動之汽車方向盤鎖具」之再新型專利權，惟其實施該再新型專利權時，是否已協議或核定給與上訴人補償金，或協議合製，原審悉未調查審認，遽謂被上訴人足信其因實施所取得之專利權而為生產、販賣之正當理由，並無故意或過失，殊嫌率斷。" ...繼續閱讀

The Highest Court ruled that:
"按否認法律關係存在或主張消極之事實者，依「否認者無庸舉證」之舉證責任分配原則，就此消極事實應不負舉證責任，（參見：本院十九年上字第三八五號、二十年上字第七○九號及四十二年台上字第一七○號等判例意旨）。本件上訴人於原審抗辯：「原告（被上訴人）未曾於其專利物品或其包裝上標示專利證書號數，依現行專利法第八十二條或修正前專利法第七十三條規定，即不得請求損害賠償」等語（見：原審卷六九頁背面），倘被上訴人根據專利法規定所請求之損害賠償，確須以被上訴人「於其專利物品或其包裝上標示專利證書號數」為其請求之前提，而上訴人又否認被上訴人曾為該標示，揆之前揭說明，似即應由被上訴人負舉證責任。原審不察，遽以上訴人未能舉證以實其說，而為不利於上訴人之認定，於法難謂無違。" ...繼續閱讀

The Highest Court ruled that:
"次按專利權須經撤銷確定，專利權之效力始得視為自始不存在。上訴人之系爭專利權雖經中央標準局於八十一年五月二十二日予以撤銷，惟上開處分，嗣據經濟部訴願決定撤銷，上訴人修改專利範圍第八項至第十八項後（第一項至第七項未修改），業經中央標準局重新公告專利範圍在案，為原審確定之事實；則上訴人之系爭專利權並未經撤銷確定，其專利權之效力自不失其存在。原審徒以中央標準局於八十一年五月二十二日撤銷系爭專利權，即認其專利權當時已非合法存在，並有可議。" ...繼續閱讀

The Highest Court ruled that:
"惟查中國生產力中心就被上訴人長億公司為被上訴人陳添嘉所裝設之系爭附連舞台之後掀斜空式舞台車進行鑑定，於結構分析表示「待分析物只是利用一揚程較高之升降壓缸，替代本專利案固定架與升降壓缸之高度，其利用壓缸之方式功能及結果，均實質相同」等語，其結論則認定待分析物與上訴人前開已取得之專利權之後掀斜空式舞台車結構新型專利範圍實質相同。而國立中正大學所為之鑑定，雖於上開專利分析報告結論，有關均等論之分析中，認定待鑑定物與上訴人前開專利實質上之功能實質上達成相同之效果，欲又以二者「技術思想與具備功能不相同」，謂待鑑定物與專利範圍不相同等語。究竟上開二者技術思想及所具備之功能，有何差異？未據該鑑定機構加以說明。上訴人既有爭執，原審復未能徵詢其他鑑定機構之意見，詳為調查審認並闡明取捨之理由，遽為上訴人不利之判斷，自欠允洽。上訴論旨指摘原判決不當，求予廢棄，非無理由。" ...繼續閱讀

The Highest Court ruled that:
"惟按專利權之核准係行政機關基於公權力所為之行政處分，申請人因而取得之專利權，非經專利專責機關撤銷確定，於專利權期限屆滿前，自均有效存在，此觀專利法第七十四條第二項規定「專利權經撤銷確定者，專利權之效力，視為自始即不存在」自明。本件上訴人巳取得新型第一０七五四八號專利，其專利權期間自八十四年十二月一日起至九十六年三月六日止，此為原審認定之事實。雖智慧財產局於八十九年六月十五日發文撤銷上訴人之專利權，惟上訴人對於該項行政處分，已提起訴願、行政訴訟，並陳明對於台北高等行政法院之判決已向最高行政法院提起上訴，案未確定（…）。倘上訴人所述非虛，則原核准專利權之行政處分自仍有效存在，尚難謂上訴人未有專利權。原審未遑調查審究該撤銷專利權之行政處分是否確定，即自行認定上訴人不能取得新型專利，進而謂被上訴人所為，不生侵害專利權之問題云云，自屬可議。上訴論旨，指摘原判決不當，求予廢棄，非無理由。" (citation omitted) ...繼續閱讀

The Highest Court ruled that:
"按修正前專利法第八十八條第一項（即現行法第八十四條第一項）前段規定：「發明專利權受侵害時，專利權人得請求賠償損害」，其性質為侵權行為損害賠償，須加害人有故意或過失始能成立。原審為相反之認定，認侵害專利權之損害賠償，不以行為人有故意或過失為成立要件，就上訴人侵害被上訴人之專利權究竟有無故意或過失未予調查審認，遽為上訴人不利之判決，自有未合。上訴論旨，指摘原判決不當，求予廢棄，非無理由。" ...繼續閱讀

The Highest Court ruled that:
"末按系爭機器業已滅失，固無法就系爭機器現狀進行勘驗，有東亞公司陳報狀一份在卷可稽（…），惟原審非不得通知中興大學派人到庭陳述鑑定意見，就不明瞭之處逐一澄清以為取捨之依據，乃原審未遑詳查，遽謂製作該鑑定書之人既未經具結，所為鑑定之證據力，已滋疑問等語，自難謂當。上訴論旨，指摘原判決不當，求予廢棄，非無理由。" (citation omitted) ...繼續閱讀

The Highest Court ruled that:
"查上訴人一再主張台北市機械技師公會於鑑定報告及再鑑定報告中，關於均等論之判斷，均未考量系爭機器與系爭專利之技術間有無置換可能性或置換容易性，徒以技術手段不同即認實質不同，而為系爭機器並未侵害系爭專利之鑑定，不符均等論原則云云（…），並提出國立中興大學對台北市技師公會再鑑定報告（外放）之鑑定意見書（…）為證及聲請由國立中興大學就此為鑑定（…），自屬上訴人重要之攻擊方法。國立中興大學之鑑定意見書雖不符民事訴訟法關於鑑定之規定，仍屬書證之一種，原審未徵詢原鑑定機構或其他鑑定機構對該鑑定意見書之意見，詳為調查審認並敘明取捨之理由，亦未說明何以無庸送請國立中興大學鑑定之理由，遽為不利上訴人之判斷，自欠允洽。而系爭機器與系爭專利之技術間有無置換可能性或置換容易性，攸關兩者是否均等而為系爭機器有無侵害系爭專利之判斷，其事實既未臻明確，本院尚無從為法律上判斷。上訴論旨，指摘原判決為不當，求予廢棄，非無理由。" (citation omitted) ...繼續閱讀

Case: In re Lavaughn F. Watts, Jr.案(03-1121 (Fed. Cir., January 15, 2004), 354 F.3d 1362; 2004 U.S. App. LEXIS 572; 69 U.S.P.Q.2D (BNA) 1453)

一、適法的引證文獻解釋

在進行專利申請案的審查時，最重要的莫過於引證文獻的選擇和解釋。其中關於引證文獻的解釋，其更重要性在於涉及複數個引證文獻間是否能結合的問題。 由於是否適法最終是由法院判斷，故分析法院的論證邏輯將有助於理解「適法的引證文獻解釋」。 ...繼續閱讀