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Case: In re Lavaughn F. Watts, Jr.案(03-1121 (Fed. Cir., January 15, 2004), 354 F.3d 1362; 2004 U.S. App. LEXIS 572; 69 U.S.P.Q.2D (BNA) 1453)

一、適法的引證文獻解釋

在進行專利申請案的審查時，最重要的莫過於引證文獻的選擇和解釋。其中關於引證文獻的解釋，其更重要性在於涉及複數個引證文獻間是否能結合的問題。 由於是否適法最終是由法院判斷，故分析法院的論證邏輯將有助於理解「適法的引證文獻解釋」。

引證文獻的解釋是委員會或審查官在形成核駁決定中的事實發現（fact findings）。 在本案中，當CAFC認為委員會的引證文獻解釋是獲「實在的證據」所支持時，其引述審查官和委員會的核駁理由的陳述方式為「In the final office action, the examiner cited Gephardt for the proposition…（在最終審定書中，審查官引述Gephardt專利而為…的論斷）」、「The examiner expressly found that “Gephardt teaches…（審查官明白地發現Gephardt專利教示…）」、「The Board agreed with the examiner’s assessment, finding that “Gephardt teaches…（委員會同意審查官的認定並發現Gephardt專利教示…）」，而其引述申請人的答辯說詞的方式為「the appellant continues to argue that Gephardt does not suggest that…（上訴人繼續抗辯說Gephardt專利未建議…）」。 亦即，當審查官或委員會引述引證文獻內容而做出核駁決定時，此則為「適法的引證文獻解釋」，而審查官或委員會根據引證文獻所得的事實發現即為「實在的證據」所支持的。換言之，引證文獻內容的解釋是否是「正確的」不是判定獲「實在的證據」支持的事實發現的基準。

如果申請人要攻擊這樣的引證文獻解釋，他必須指出審查官獲委員會是如何錯誤地解釋引證文獻。在本案中，CAFC曾欲開啟其對審查官或委員會的引證文獻解釋的審查程序，但卻因申請人的答辯內容未在訴願階段提出，而未能讓CAFC審查引證文獻的解釋。 雖CAFC決定不審理申請人所提出的新答辯理由，但由其陳述申請人新理由的方式可發現CAFC在意的是答辯理由是否是針對委員會的引證文獻解釋，而CAFC說「The appellant further argues that …, the Board has misconstrued the scope of the Gephardt patent…. Watts urges that “Gephardt makes it…（上訴人進一步抗辯說…委員會誤解了Gephardt專利的範圍…）」。

因此，由In re Watts案，可知在美國專利審查中，審查機關主導引證文獻範圍之解釋，只要審查官或委員會引述引證文獻的內容，並據以指出其所對應的請求項內的限制條件時，其舉證責任即完畢，其所形成用於做為核駁基礎的證據即是獲「實在的證據」所支持，亦即該引證文獻的引述為適法的核駁理由。